Ліцензія на торговельну марку дає змогу правовласнику монетизувати власний бренд і масштабувати присутність на ринку без продажу самого активу. Підприємці нерідко припускаються помилки, коли вважають будь-який усний дозвіл або просту згоду достатньою підставою для ведення бізнесу під чужим позначенням.
Така легковажність призводить до блокування партій товару, податкових донарахувань і судових спорів між колишніми партнерами. Безпечна комерціалізація бренду починається з чіткого правочину, де зафіксовані межі прав користувача, порядок виплат і механізм контролю якості.
Коротко про дозвіл на торговельну марку
- Ліцензія передає лише тимчасове право використання, залишаючи свідоцтво у власності ліцензіара.
- Якщо вид угоди прямо не визначений, договір вважається невиключною ліцензією.
- Умова про контроль якості товарів і послуг є імперативною вимогою закону.
- Реєстрація договору в УКРНОІВІ не є обов’язковою для набрання чинності між сторонами.
- Платежі за ліцензією здійснюються у формі паушального внеску, роялті або їх комбінації.
Зміст:
Що означає надання дозволу на торговельну марку
Ліцензія на торговельну марку є юридичним інструментом, за яким власник свідоцтва надає партнеру право маркувати продукцію чи послуги своїм позначенням на погоджених умовах. Ключова особливість полягає в тому, що особа правовласника залишається незмінною, а користувач отримує виключно строкове право господарської експлуатації позначення.
Базові засади таких правовідносин встановлені цивільним законодавством, яке регулює порядок розпоряджання майновими правами.
Згідно з ч. 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України: «За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.»Варто звернути увагу, що ліцензування стосується саме індивідуалізації товарів чи послуг, тоді як інші об’єкти підлягають іншим правилам — наприклад, коли досліджується комерційне найменування та торговельна марка у чому різниця для правильного вибору способу правової охорони. Додатково базові гарантії визначає право інтелектуальної власності на торговельні марки в Україні, яке захищає виключні права власника свідоцтва.
Чим ліцензія відрізняється від відчуження свідоцтва
При відчуженні прав власник повністю і безповоротно передає всі майнові прерогативи іншій особі, втрачаючи будь-який вплив на подальшу долю бренду. Ліцензійний договір, навпаки, зберігає титул власності за ліцензіаром, обмежуючи ліцензіата конкретною територією, класами та строком.
Ця принципова відмінність прямо випливає зі змісту статті 1107 ЦК України, яка розмежовує тимчасовий дозвіл і повну передачу майнових прав.
Межі дозволу за класами товарів і послуг
Право користування маркою завжди обмежується конкретними класами Міжнародної класифікації товарів і послуг, зафіксованими в договорі. Якщо партнер отримав дозвіл на випуск одягу у 25 класі, він не має права маркувати цим самим знаком взуття чи аксесуари, доки це прямо не закріплено в угоді.
Будь-який вихід за межі узгоджених класів кваліфікується як незаконне використання позначення з відповідними правовими наслідками.
Види ліцензій на використання торговельної марки
Вид ліцензії визначає ступінь комерційної свободи ліцензіата та збереження прав за самим власником позначення. Чинне законодавство України виділяє три основні конструкції, кожна з яких підходить під специфічні бізнес-завдання.
Вибір конкретної моделі має вирішальне значення для побудови партнерської мережі та дистрибуції:
- Виключна ліцензія. Дозвіл видається лише одному користувачу, при цьому сам правовласник позбавляється можливості використовувати марку в погодженій сфері та видавати ліцензії іншим особам.
- Одинична ліцензія. Марку може використовувати лише один партнер і сам власник, проте видача дозволів іншим суб’єктам категорично забороняється.
- Невиключна ліцензія. Правовласник зберігає повне право особисто експлуатувати позначення і паралельно залучати необмежену кількість ліцензіатів.
Якщо сторони підписали угоду, але забули прямо вказати її вид, закон застосовує імперативне правило: договір вважається невиключною ліцензією, залишаючи власнику максимум прав.
Практичні ризики надання виключних прав
Надання виключного дозволу блокує будь-яку самостійну активність власника у відповідному сегменті ринку на весь строк дії договору. Якщо ліцензіат виявиться пасивним і не забезпечить запланованих обсягів реалізації, власник не зможе самостійно продавати товари під власною маркою без розірвання угоди.
Тому в договори про виключну ліцензію завжди варто закладати мінімальні гарантовані обсяги продажів і право на односторонню відмову при їх недосягненні.
Переваги невиключної моделі для розширення бізнесу
Невиключний формат є базовим для франчайзингу та широкої дистрибуції, коли бренду вигідно залучати десятки регіональних партнерів. Правовласник самостійно регулює конкуренцію між дистриб’юторами через територіальний розподіл або закріплення різних каналів збуту.
Така гнучкість дозволяє диверсифікувати джерела роялті та швидко займати нові ринкові ніші без втрати контролю.
Порядок укладення ліцензійного договору на торговельну марку
- Перевірте статус свідоцтва. Переконайтеся в чинності реєстрації знака, сплаті зборів за продовження та відсутності арештів чи обтяжень прав.
- Узгодьте межі прав. Зафіксуйте точний перелік товарів і послуг за класами МКТП, територію використання та строк дії дозволу.
- Визначте модель оплати. Обговоріть форму винагороди — паушальний внесок, щомісячне роялті у відсотках від виторгу або комбіновану ставку.
- Пропишіть стандарти якості. Закріпіть вимоги щодо відповідності споживчих характеристик товарів еталонним зразкам і порядок проведення аудиту виробництва.
- Оформіть письмовий договір. Підпишіть документ з усіма додатками і за необхідності зареєструйте відомості про видачу ліцензії в УКРНОІВІ.
Обов’язковий контроль якості товарів і послуг ліцензіаром
Контроль за якістю продукції ліцензіата є не просто правом, а прямою законодавчою вимогою до ліцензійного договору щодо торговельної марки. Відсутність цієї умови ставить під загрозу юридичну чинність домовленостей і репутацію бренду.
Спеціальне законодавство встановлює чіткі межі відповідальності сторін за споживчі властивості товарів:
Згідно з ч. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»: «Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.»В інтересах правовласника не обмежуватися формальним цитуванням закону, а зафіксувати детальний регламент перевірок. У судовій практиці наше бюро захищало права підприємців у спорах довкола оформлення публічної присутності бізнесу, зокрема коли розглядалася справа про захист вивіски магазину та розмежовувався статус інформаційних носіїв, що демонструє важливість точної кваліфікації кожного елемента ідентифікації бізнесу.
Механізми практичного інспектування виробництва
Щоб нагляд був дієвим, у тексті угоди закріплюють обов’язкове погодження еталонних зразків, регулярне надання зразків нової продукції та дотримання офіційного брендбуку. Також корисно передбачити право ліцензіара здійснювати контрольні закупівлі та проводити планові аудити виробничих потужностей партнера.
Якщо партнер відмовляється допустити аудиторів або ігнорує приписи про усунення браку, договір має передбачати штрафні санкції або негайне припинення дозволу.
Репутаційні наслідки порушення споживчих властивостей
Споживач сприймає позначення як єдине джерело походження товару незалежно від того, хто його фактично виготовив. Зниження якості ліцензіатом руйнує довіру до марки, сформовану роками зусиль правовласника.
Саме тому право на одностороннє розірвання договору через падіння якісних показників є головним юридичним щитом власника свідоцтва.
Як юристи бюро супроводжують ліцензування торговельних марок
- Аудит правового статусу. Перевіряємо обсяг правової охорони за свідоцтвом, класи МКТП та наявність прав у третіх осіб.
- Розробка ліцензійного договору. Складаємо індивідуальні угоди з урахуванням специфіки бізнесу, вимог до контролю якості та порядку виплати роялті.
- Податкове структурування. Оптимізуємо розрахунки за роялті з дотриманням вимог Податкового кодексу та мінімізацією ризиків з ПДВ.
- Реєстрація в IP Офісі. Готуємо пакет документів та забезпечуємо внесення відомостей про ліцензію до державного реєстру.
- Захист інтересів у спорах. Стягуємо заборгованість з роялті та розриваємо договори при порушенні ліцензіатами стандартів бренду.
Форми розрахунків та податкові ризики роялті
Плата за надання дозволу на використання торгової марки визначається за домовленістю сторін і може мати форму одноразового платежу, періодичних відрахувань або комбінованої системи. Цивільне законодавство закріплює презумпцію оплатності, тому відсутність умов про вартість не означає безоплатності переданих прав.
На практиці використовують три базові фінансові моделі:
| Форма платежу | Суть механізму | Коли доцільно застосовувати |
|---|---|---|
| Паушальний платіж | Одноразова тверда сума при підписанні або передачі матеріалів | При наданні прав на обмежений тираж або короткостроковий проєкт |
| Роялті | Періодичні платежі у відсотках від виручки або фіксована сума за період | При довгостроковій співпраці та дистрибуції продукції |
| Комбінований платіж | Початковий вступний внесок плюс регулярні відсотки від реалізації | У франчайзингових мережах і виробничих колабораціях |
Важливо враховувати, що будь-які спроби ухилитися від розрахунків наражаються на жорстку реакцію судів, які неухильно захищають фінансові інтереси правовласників.
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у справі № 366/599/19 від 13.04.2022 зазначив: «Користувався маркою, але відмовився платити роялті через «неукладений» договір — Верховний Суд застосував принцип favor contractus і змусив виплатити борг.»Суд наголосив, що реальне користування об’єктом інтелектуальної власності виключає недобросовісне ухилення від оплати під формальними приводами вад договору.
Податкова пастка безоплатного дозволу
Спроба надати безкоштовний дозвіл через простий лист-згоду або безоплатну ліцензію між юридичними особами створює пряму фіскальну небезпеку. Податкові органи розглядають таке безоплатне користування як отримання послуги без оплати, донараховуючи ліцензіату податок на прибуток виходячи зі звичайної ринкової ціни ліцензії.
Тому для бізнесу значно безпечніше закріплювати прозорий оплатний договір з економічно обґрунтованою ставкою винагороди.
Аудит виручки та контроль за виплатою роялті
Якщо розмір роялті розраховується як відсоток від продажу маркованих товарів, договір повинен містити застереження про право на аудит фінансової звітності ліцензіата. Правовласник має отримати право залучати незалежного аудитора для звірки задекларованого виторгу з даними первинного бухгалтерського обліку.
Відсутність права на аудит позбавляє ліцензіара реальної можливості перевірити чесність нарахування платежів.
Зразок витягу з ліцензійного договору щодо надання дозволу на використання знака
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР № ___ (ВИТЯГ)
про надання дозволу на використання торговельної марким. Київ «___» _________ 20__ року
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату за плату невиключну ліцензію на використання торговельної марки за свідоцтвом України № _________ (далі — Торговельна марка) щодо товарів 25 класу МКТП на території України.
1.2. Ліцензіар зберігає за собою право самостійно використовувати Торговельну марку та видавати ліцензії третім особам.2. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Якість товарів, виготовлених Ліцензіатом із використанням Торговельної марки, не повинна бути нижчою від якості товарів Ліцензіара.
2.2. Ліцензіар має право здійснювати плановий та позаплановий контроль якості продукції, перевіряти дотримання стандартів і брендбуку.
2.3. Субліцензування забороняється без попередньої письмової згоди Ліцензіара.3. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. За надання прав Ліцензіат сплачує щомісячне роялті в розмірі __% від чистої виручки від реалізації маркованих товарів.
3.2. Ліцензіар має право вимагати проведення аудиту фінансової звітності Ліцензіата для підтвердження обсягу продажів.[Реквізити та підписи Сторін]
Мерчендайзинг та колаборації брендів
Мерчендайзинг дозволяє власнику відомого імені заробити на випуску сувенірів, одягу, іграшок чи посуду сторонніми фабриками без відкриття власних виробничих ліній. Для виробника споживчих товарів це можливість різко підвищити попит на звичайну продукцію за рахунок впізнаваного символу.
У такій договірній моделі вкрай важливо жорстко обмежити канали збуту та максимальний наклад товарів. Юридична практика підтверджує, що ідентифікація бізнесу нерідко вимагає комплексного підходу — подібно до того, як наша справа про відмінність вивіски від реклами дозволила бізнесу відстояти своє право на позначення локації без зайвих штрафів і приписів.
Заборона субліцензування та захист тиражу
Головний ризик у мерчендайзингу — неконтрольоване тиражування продукції недобросовісним виробником або передача прав субпідрядникам без відома автора. У договорі обов’язково прописують пряму заборону субліцензування та встановлюють обов’язкове маркування кожної одиниці виробу спеціальними захисними голограмами чи унікальними серійними номерами.
Це блокує появу на ринку надлишкових неврахованих партій товару, з яких не сплачуються роялті.
Митний контроль і внесення до реєстру
Якщо ліцензіат планує експортувати або імпортувати виготовлений мерч, наявність ліцензійного договору є ключовим документом для митниці. Правовласник може внести свій знак до митного реєстру, а ліцензіата зазначити як офіційного авторизованого експортера, що унеможливлює ввезення контрафакту третіми особами.
Такий механізм захищає інвестиції ліцензіата в просування маркованого товару на регіональному ринку.
Державна реєстрація ліцензійного договору в Україні
Державна реєстрація відомостей про надання ліцензії на торговельну марку не є обов’язковою для набрання договором юридичної сили між самими партнерами. Договір вважається чинним і обов’язковим для сторін з моменту його підписання у належній письмовій формі, якщо інше не встановлено самою угодою.
Проте офіційна публікація відомостей у державному реєстрі, яку здійснює Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ / IP Офіс), надає суттєві процесуальні та бізнесові переваги. Також методичну підтримку щодо комерціалізації брендів надає державна платформа Дія.Бізнес для малого та середнього бізнесу.
Коли реєстрація ліцензії стає необхідною
Внесення відомостей до державного реєстру критично необхідне, якщо ліцензіат планує самостійно захищати права на марку в судових спорах або звертатися до правоохоронних органів із заявами про порушення. Без запису в реєстрі треті особи та державні структури розглядають ліцензіата лише як неавторизованого користувача, а не як повноцінного захисника інтересів бренду.
Окрім того, запис в офіційному бюлетені унеможливлює заяви недобросовісних контрагентів про те, що вони не знали про права ліцензіата на відповідній території.
Вимога реального використання торговельної марки
Сам факт підписання ліцензійної угоди не рятує знак від можливого анулювання через невикористання, якщо партнер так і не розпочав фактичний продаж товарів. Верховний Суд послідовно підкреслює, що закон вимагає реального введення продукції в цивільний обіг, а не створення штучного документообігу на папері.
Тому правовласнику важливо не просто підписати договір, а контролювати регулярність фактичних продажів ліцензіатом.
Юридичний супровід ліцензування торговельних марок
Надання дозволу на використання бренду потребує ретельного прорахунку податкових, митних та репутаційних ризиків. Помилка у формулюванні предмета договору або відсутність механізму аудиту виручки може позбавити правовласника належної винагороди або призвести до втрати контролю над якістю продукції.
Адвокати юридичного бюро ЮРКОНСАЛТ розробляють індивідуальні ліцензійні угоди, супроводжують переговори з партнерами та захищають майнові інтереси правовласників на кожному етапі співпраці.
Питання про дозвіл на використання торгової марки
Чим ліцензійний договір відрізняється від повного продажу марки?
При відчуженні права власності свідоцтво назавжди передається покупцю, а попередній власник повністю втрачає юридичний контроль над брендом. Ліцензія надає лише тимчасовий дозвіл користуватися позначенням у погоджених межах, зберігаючи право власності за ліцензіаром.
Чи можна видати ліцензію на позначення до отримання свідоцтва?
Повноцінну ліцензію можна надати лише на зареєстровану марку, на яку вже видано свідоцтво. Щодо знака на стадії заявки сторони можуть підписати попередній договір, проте це несе ризики для користувача у разі можливої відмови у реєстрації.
У чому різниця між виключною невиключною та одиничною ліцензією?
Виключна ліцензія позбавляє навіть самого власника права використовувати марку в узгодженій сфері. Одинична закріплює права лише за одним партнером, але власник зберігає можливість особистої роботи з брендом. Невиключна дозволяє власнику залучати необмежену кількість партнерів.
Чи можна надати право на використання марки безкоштовно?
Закон не забороняє безоплатну ліцензію, проте у відносинах між комерційними підприємствами це створює податковий ризик: фіскальні органи можуть визнати дозвіл безоплатно отриманою послугою і донарахувати податок на прибуток виходячи з ринкової вартості.
Чи обов'язково реєструвати ліцензійний договір у держоргані?
Ні, для сторін договір є обов’язковим з моменту його підписання. Проте державна реєстрація в УКРНОІВІ потрібна для того, щоб ліцензіат міг самостійно захищати права в суді, блокувати порушення на митниці та протистояти вимогам третіх осіб.